Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
El recubrimiento parcial de un palito de galleta con chocolate no es protegible como marca
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2021-04-21
En enero, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito determinó que el diseño de un palito de galleta parcialmente recubierto de chocolate es funcional y no protegible como marca. El Tribunal de Apelaciones concluyó que, entre otros fines útiles, el recubrimiento parcial evitaba que el chocolate se derritiera en la mano del consumidor. Dado que el derecho de marcas no protege las características funcionales de un producto, el Tribunal de Apelaciones decidió que un competidor podía copiar libremente el diseño del palito de galleta.
Hechos
Ezaki Glico es una compañía japonesa que comenzó a vender Pocky, un palito delgado de galleta parcialmente recubierto de chocolate, en Estados Unidos en 1978. El área no recubierta del palito sirve como mango. La compañía obtuvo una patente de utilidad y dos marcas relacionadas con un palito de galleta con chocolate.
Fuente: Tribunal de Apelaciones
En 1983, una compañía llamada Lotte introdujo un palito de galleta similar parcialmente recubierto de chocolate.
Ezaki Glico demandó a Lotte por infracción de marca y competencia desleal basándose en las legislaciones federal y estatal. El juzgado federal de primera instancia emitió una sentencia en juicio sumario en favor de Lotte, porque concluyó que el diseño de Pocky es funcional y no protegible por el derecho de marcas. Ezaki Glico recurrió al Tribunal de Apelaciones.
La sentencia
La presentación de un producto consiste en su empaquetado y diseño. Si el diseño del producto es arbitrario u ornamental, puede servir para identificar la procedencia del producto y el derecho de marcas puede protegerlo, potencialmente por un periodo ilimitado de años. Por otro lado, los diseños útiles pueden ser protegidos por una patente de utilidad por un número limitado de años.
Si el diseño de un producto es funcional, no puede ser registrado como marca y los competidores pueden copiarlo libremente en ausencia de una patente de utilidad. Un diseño funcional es un diseño útil. El énfasis no es sobre el producto o una característica, sino sobre la forma de una característica que afecte al coste, la calidad o la eficiencia de fabricación del producto.
Los siguientes factores indican que una característica es funcional:
- la característica hace que el producto funcione mejor;
- la publicidad del fabricante pregona la utilidad de la característica;
- existe una patente de utilidad sobre la característica; o
- el producto solo puede ser diseñado de pocas maneras.
Ezaki Glico registró dos marcas relacionadas con Pocky: una para una barra alargada de galleta o algo similar, parcialmente cubierta de chocolate, y otra para palitos de galleta, cubiertos con chocolate o crema con almendras.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que el diseño de Pocky es útil. El mango no recubierto evita que el chocolate se derrita en la mano del consumidor. Además, la forma de palito permite a los consumidores comer sin abrir ampliamente la boca, facilita compartir los palitos y permite meter muchos palitos en una caja. El Tribunal de Apelaciones determinó que Ezaki Glico promocionaba las características útiles de Pocky en sus anuncios, pregonando la conveniencia del mango y la portabilidad del diseño.
El Tribunal de Apelaciones también concluyó que la existencia de diseños alternativos para galletas de chocolate no afectaba a la funcionalidad de las características de Pocky.
En resumen, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el diseño de Pocky es funcional, porque evita que la mano del consumidor se llene de chocolate, entre otras características útiles. Como resultado, el derecho de marcas no protege el diseño de Pocky y los competidores de Ezaki Glico pueden copiarlo libremente.
La patente de utilidad de Ezaki Glico
Una patente de utilidad puede ser prueba de la funcionalidad de una característica. Las patentes de utilidad protegen inventos nuevos y útiles por un periodo de 20 años. El criterio para determinar si una característica es útil según el derecho de patentes es similar al criterio para determinar si una característica es funcional según el derecho de marcas. Si la innovación central de la patente es la característica central de la presentación del producto, la característica es funcional.
Ezaki Glico tiene una patente para un aperitivo con forma de palito y el método para producirlo. El Tribunal de Apelaciones determinó que la innovación central de la patente no es la característica útil de Pocky, porque la patente se refiere principalmente a la fabricación de un aperitivo con forma de palito. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la patente de utilidad era irrelevante para este caso.
Efectos de la doctrina de la funcionalidad
La doctrina de la funcionalidad en el derecho de marcas evita que la protección de la presentación de un producto se convierta en una patente por la puerta trasera. Las patentes de utilidad protegen las innovaciones útiles, mientras que el derecho de marcas protege las identificaciones de procedencia. Si el derecho de marcas protegiera las características útiles, el periodo de protección podría ser ilimitado, anulando el periodo limitado de protección de las patentes para características útiles.