Jose Felgueroso
Abogado | Attorney

La protección de marcas no registradas en Estados Unidos

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2021-01-27

Una persona o compañía puede reivindicar derechos de marca en Estados Unidos basándose en su uso de una marca en ese país, incluso si no está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (la "USPTO"). Estas marcas no registradas se conocen como "marcas de common law".

Las marcas no registradas crean derechos protegidos jurídicamente en relación con productos o servicios específicos. Los derechos están restringidos a las áreas geográficas donde el titular venda los productos u ofrezca los servicios. Igualmente, el ámbito de los derechos creados por las marcas no registradas es limitado; en particular, en un caso de riesgo de confusión, el titular de una marca no registrada debe probar que la marca es distintiva y que comenzó a utilizarla antes que la otra parte en el litigio. En cambio, una marca registrada es presuntamente válida, lo que traslada la carga de la prueba a la parte que está alegando su nulidad.

Por ejemplo, dos compañías A y B usan marcas similares para productos similares en la misma área geográfica; A ha registrado su marca, pero B tiene una marca no registrada. B puede prevalecer si puede probar que tiene una marca distintiva y que ha usado la marca en esa área geográfica antes que A.

Los párrafos siguientes resumen un caso de 2018 del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia (el "Tribunal de Apelaciones") en el que una de las partes afirmaba que la otra parte había vulnerado sus derechos de marca no registrada.

Paleteria La Michoacana v. Productos Lácteos Tocumbo (2018)

Paleteria La Michoacana ("PLM", una compañía establecida en Estados Unidos) y Productos Lácteos Tocumbo S.A. de C.V. ("Prolacto", una compañía establecida en México) venden paletas, que son postres helados con fruta fresca. PLM fue fundada por dos hermanos estadounidenses de origen mexicano en el norte de California en la década de 1990. Los dueños de Prolacto afirman que un antepasado suyo fundó la primera paletería en Michoacán en la década de 1940. Las dos compañías vendían sus productos en varias áreas de Estados Unidos usando el término "La Michoacana" y un imagen de una chica con un vestido tradicional sosteniendo una paleta (la "Chica Indígena").

Source: La Michoacana, Inc.

Prolacto solicitó y obtuvo la cancelación de una de las marcas de PLM con una imagen de Chica Indígena registrada en la USPTO. PLM impugnó la cancelación de su marca en un juzgado de primera instancia, y cada una de las partes afirmó que la otra estaba vulnerando sus marcas. Además, Prolacto afirmó que PLM había llevado a cabo publicidad engañosa.

El juzgado de primera instancia confirmó la cancelación por parte de la USPTO de la marca de PLM, determinó que Prolacto había vulnerado las marcas de Chica Indígena de PLM, y concluyó que el uso por PLM de "La Michoacana" y la imagen de la Chica Indígena no vulneraban los derechos de marca de Prolacto, cuyas reivindicaciones se basaban principalmente en su uso anterior en México de las palabras e imágenes en disputa.

Prolacto recurrió la decisión del juzgado de primera instancia en relación con la vulneración de marca y publicidad engañosa. El resto de este resumen se centra en las reivindicaciones de vulneración de marca.

Para prevalecer en su reivindicación de vulneración de marca, Prolacto debía probar que: (1) sus marcas eran distintivas en relación con los productos que vendía; (2) Prolacto fue el primero en usar la marca en una área particular de Estados Unidos; (3) Prolacto sufrió daños como resultado de las acciones de PLM; (4) PLM usó las marcas en el mercado de Estados Unidos; y (5) las marcas de PLM causaron confusión entre los consumidores.

En relación con los tres últimos elementos, el Tribunal de Apelaciones determinó que Prolacto no había demostrado daños por pérdidas de ventas, ni había proporcionado ninguna prueba que indicara una superposición de sus clientes y los de PLM; que PLM había usado sus marcas en el mercado de Estados Unidos; y que Prolacto no había demostrado confusión entre los consumidores.

En relación con el carácter distintivo, el Tribunal de Apelaciones determinó que "La Michoacana" no es una marca distintiva. Las partes estaban de acuerdo en que las marcas no eran distintivas y que eran geográficamente descriptivas, porque las paletas están relacionadas con Michoacán de una manera similar a la relación de Filadelfia con el cheesesteak. Además, el Tribunal de Apelaciones concluyó que Prolacto no había probado que "La Michoacana" hubiera adquirido significado secundario, lo que ocurre cuando a lo largo del tiempo el público asocia un término con una compañía específica, en vez de considerarlo una descripción del producto.

En relación con la prioridad de uso, el Tribunal de Apelaciones determinó que Prolacto no había demostrado que fuera la primera en usar las marcas en disputa en Estados Unidos. Prolacto había reivindicado prioridad basándose en su uso de las marcas en México, pero las marcas tienen una existencia separada en cada territorio soberano, y la prioridad de uso de una marca en otro país no genera protección jurídica para esa marca en Estados Unidos. Prolacto había reivindicado prioridad de uso en Florida, el norte de California y Houston, Texas. El Tribunal de Apelaciones concluyó que Prolacto no tenía negocios en Florida y que PLM había usado las marcas primero en el norte de California. En relación con Houston, el Tribunal de Apelaciones determinó que Prolacto no había usado la imagen de la Chica Indígena primero, y que no podía reivindicar prioridad de uso para "La Michoacana", porque esa marca no es distintiva.

En resumen, el Tribunal de Apelaciones decidió en favor de PLM, porque Prolacto no había proporcionado pruebas de pérdida de ventas, superposición entre sus clientes y los de PLM, o confusión entre los consumidores. Además, determinó que "La Michoacana" no es una marca distintiva y el uso anterior de las marcas de Prolacto en México no creaba derechos jurídicamente protegidos en Estados Unidos.

Beneficios del registro de marcas

Un titular de marcas puede apoyarse en derechos de marca no registrada para proteger su marca, y el registro de una marca en la USPTO es opcional. Sin embargo, un registro de marca en la USPTO otorga derechos adicionales, porque una marca registrada es presuntamente válida, es protegible en todo el territorio del país, comunica públicamente el uso de la marca por el titular y proporciona al titular el derecho exclusivo de usar la marca en relación con los productos o servicios indicados en el registro.