Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
La Oficina de Marcas de Estados Unidos no puede denegar el registro de marcas inmorales o escandalosas
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2020-03-18
El año pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (el "Tribunal") determinó que la denegación por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ("USPTO", por sus siglas en inglés) del registro de una marca vulgar vulnera la garantía de libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos, y declaró inconstitucional la disposición legal que prohibía el registro de marcas inmorales o escandalosas.
Antecedentes
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe al Congreso limitar la libertad de expresión. La Ley de Marcas de 1946, también conocida como la Ley Lanham, prohibía el registro de marcas inmorales o escandalosas; la USPTO solía aplicar la prohibición de forma unitaria, sin distinguir entre "inmoral" y "escandalosa".
Erik Brunetti es un artista y emprendedor que fundó una línea de ropa con la marca FUCT, la cual suena como el pretérito simple y el participio del verbo "fuck", y puede ser traducido como "follado" o "chingado", pero también como "estropeado" o "con problemas". Brunetti solicitó el registro en relación con ropa.
En Matal v. Tam (2017), el Tribunal determinó que una disposición legal que discrimina contra cierto tipo de expresión basándose en un punto de vista de esa expresión es inconstitucional. Matal v. Tam implicaba otra disposición de la Ley de Marcas que prohibía el registro de marcas que denigraran a cualquier persona, viva o muerta. El solicitante en ese caso había solicitado el registro de la marca THE SLANTS ("Los de Ojos Rasgados") en relación con conciertos de un grupo musical. Todos los miembros de The Slants son estadounidenses de descendencia asiática; el vocalista eligió ese nombre para el grupo con la intención de reclamar el término y reducir su fuerza despectiva para las personas de descendencia asiática. El Tribunal concluyó que la prohibición de la Ley de Marcas se basaba en un punto de vista y por lo tanto era inconstitucional.
Historia Procesal
El examinador de marcas denegó el registro de la marca de Brunetti. Brunetti recurrió al Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas ("TTAB", por sus siglas en inglés), el cual confirmó la denegación porque determinó que la marca era vulgar y ofensiva, y tenía connotaciones sexuales, y además determinó que el uso de la marca por Brunetti reflejaba un nihilismo extremo, conducta antisocial y misoginia.
Brunetti recurrió la decisión del TTAB al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, el cual concluyó que la prohibición de la Ley de Marcas sobre el registro de marcas inmorales o escandalosas era una restricción inconstitucional de la libertad de expresión.
Brunetti recurrió al Tribunal.
La sentencia
Basándose en definiciones de diccionario, el Tribunal definió "inmoral" como material expresivo que es "inconsistente con la rectitud, la pureza, o las buenas costumbres", y "escandaloso" como material expresivo que "ofende los sentimientos morales y la conciencia".
Como se ha indicado anteriormente, una disposición legal que discrimina sobre la base de un punto de vista vulnera la libertad de expresión. En Matal v. Tam, el Tribunal determinó que la disposición anti-denigración en cuestión en ese caso reflejaba la desaprobación del material expresivo por parte del gobierno federal, y el gobierno no debe discriminar sobre la base de ideas u opiniones, incluso si son ofensivas.
La decisión de la mayoría del Tribunal en el caso de Brunetti concluyó que la prohibición del registro de marcas inmorales o escandalosas discriminaba sobre la base de un punto de vista, porque las marcas que se alineaban con criterios morales convencionales eran registradas, pero se denegaba el registro a las que eran hostiles a ellos. La decisión de la mayoría del Tribunal menciona varios ejemplos con resultados diferentes dependiendo del punto de vista en relación con drogas, religión y terrorismo, reflejados en el siguiente cuadro.
Marca solicitada |
Traducción aproximada |
Decisión de la USPTO |
| SAY NO TO DRUGS | Di no a las drogas | Registro concedido |
| KO KANE | Ko Kaína | Registro denegado |
| JESUS DIED FOR YOU | Jesucristo murió por ti | Registro concedido |
| BONG HITS 4 JESUS | Caladas al porro por Jesucristo | Registro denegado |
| WAR ON TERROR MEMORIAL | Monumento a la guerra contra el terrorismo |
Registro concedido |
| BABY AL-QAEDA | Bebé Al Qaeda | Registro denegado |
En resumen, el Tribunal determinó que la prohibición de la Ley de Marcas sobre el registro de marcas inmorales o escandalosas discriminaba contra ciertos puntos de vista y por lo tanto vulneraba la libertad de expresión.
Criterios inconsistentes
Varios escritos presentados ante el Tribunal por partes no litigantes resaltaron inconsistencias en la aplicación de criterios morales en relación con términos similares. Por ejemplo, la USPTO denegó el registro de FUCT para ropa, pero concedió el registro de FCUK para ropa. El siguiente cuadro contiene otros ejemplos de la aplicación inconsistente de criterios morales.
Marca solicitada |
Traducción aproximada |
Producto o servicio |
Decisión de la USPTO |
| DICK SOCK | Calcetín de polla, calcetín de verga |
Camisetas | Registro denegado |
| DICK-TEEZ | Camisetas de polla, camisetas de verga |
Ropa | Registro concedido |
| MADONNA | Nuestra Señora | Vino (en 1938) | Registro denegado |
| MADONNA | Nuestra Señora | Vino (en 2008) | Registro concedido |
| WANKER | Pajero | Ropa | Registro denegado |
| WANKER | Pajero | Cerveza | Registro concedido |
| PUSSY POWER | El poder del conejo, el poder de la panocha |
Servicios de entretenimiento |
Registro denegado |
| PUSSY POWER REVOLUTION |
La revolución del poder del conejo, la revolución del poder de la panocha |
Ropa | Registro concedido |
De estos ejemplos, el más sorprendente es MADONNA, porque implica la misma marca para el mismo producto, pero la USPTO alcanzó dos decisiones contradictorias en 1938 y 2008. De esta manera, la aplicación del criterio de inmoralidad y escándalo por la USPTO era inconsistente y poco clara, lo que creaba incertidumbre jurídica entre los solicitantes de marca.
Relevancia de la sentencia
Aunque el Tribunal en este caso no abordó la cuestión de quién es el autor de una expresión en una marca registrada, en Matal v. Tam determinó que el contenido de las marcas registradas no es la expresión del gobierno, sino la de los titulares de marca. Según la decisión de la mayoría en Matal v. Tam, si el gobierno fuera el autor de las expresiones de marcas registradas, expresaría opiniones inconsistentes, respaldaría una amplia gama de productos y servicios y "balbucearía de forma prodigiosa e incoherente". Las marcas a menudo tienen contenido expresivo, y los titulares de marcas tienen libertad de expresión.
La decisión en este caso podría llevar al registro de marcas ofensivas. En su decisión individual en parte concurrente y en parte discrepante con la decisión de la mayoría, la magistrada Sotomayor sugirió que el Tribunal debería haber tratado "inmoral" y "escandalosa" separadamente: "inmoral" cubriría marcas que transgreden normas sociales, y "escandalosa" cubriría marcas que ofenden por la manera en que se expresan; según este enfoque, la USPTO todavía podría prohibir el registro de marcas escandalosas. Pero la decisión de la mayoría del Tribunal no distingue entre "inmoral" y "escandalosa", y queda por ver si la USPTO usará esa distinción para denegar el registro de algunas marcas ofensivas.