Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Se deniega el registro de una marca debido al riesgo de confusión con marcas relacionadas con Pelé
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2019-02-22
El Consejo de Apelaciones y Juicios de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ("TTAB" por sus siglas en inglés) ha denegado el registro de la marca "Pele Say" porque los consumidores pueden confundir la procedencia de los productos que llevan esa marca con la procedencia de los productos que llevan la marca "Pelé".
Antecedentes
El solicitante solicitó el registro de la marca "Pele Say" para "prendas de vestir y ropa, a saber, camisas". Pele IP Ownership, LLC (la "oponente") se opuso al registro basándose en marcas de derecho consuetudinario y marcas registradas para "Pelé"; las marcas registradas de la oponente se obtuvieron con el consentimiento del famoso futbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como "Pelé".
Para prevalecer, la oponente tenía que probar (1) que había usado marcas distintivas en el tráfico económico antes que el solicitante y (2) que la marca solicitada crearía un riesgo de confusión acerca de la procedencia de los productos. El TTAB centró su análisis en las marcas de derecho consuetudinario de la oponente, porque si la oponente pudiera probar prioridad de uso y riesgo de confusión en relación con esas marcas, sería innecesario considerar las marcas registradas.
Prioridad de uso de marcas distintivas
Una marca de derecho consuetudinario es una marca no registrada que un comerciante ha usado en relación con la venta de productos o la prestación de servicios; la protección proporcionada por una marca de derecho consuetudinario se limita al territorio donde la marca se ha usado. Además, una marca de derecho consuetudinario debe ser distintiva. En general, cuanta menos información proporciona una marca acerca del producto o servicio, más distintiva es y mayor protección recibe; de este modo, en un extremo estarían marcas que describen el producto o servicio (por ejemplo, "Leche" para productos lácteos), y en el otro estarían marcas que no proporcionan ninguna información acerca del producto o servicio (por ejemplo, "Kodak" para equipo fotográfico). Por último, la oponente tenía que probar que había usado su marca antes de que el solicitante hubiera usado la suya.
Basándose en las pruebas presentadas por la oponente, el TTAB concluyó que había probado sus derechos consuetudinarios sobre la marca Pelé. En primer lugar, las partes trataron la marca Pelé como intrínsecamente distintiva, y el solicitante no presentó ninguna prueba de que esa marca no es distintiva; de forma similar, el TTAB también trató la marca como intrínsecamente distintiva. En segundo lugar, la oponente comenzó a usar su marca de derecho consuetudinario en 2011, y el solicitante solicitó el registro de su marca en 2014, antes de que la hubiera usado, así que la oponente tenía prioridad de uso sobre la marca.
Riesgo de confusión
Si dos partes usan marcas similares para productos o servicios similares, es probable que los consumidores concluyan erróneamente que los productos o servicios tienen la misma procedencia.
Los tribunales han desarrollado criterios para determinar el riesgo de confusión entre los consumidores. Aunque los criterios son ligeramente distintos en las áreas cubiertas por distintos tribunales de apelaciones, normalmente implican factores similares. En este caso, el TTAB se centró en la similitud entre las marcas, la similitud entre los productos, los canales de comercialización y la fuerza de la marca de la oponente.
Similitud entre las marcas
La similitud entre dos marcas en relación con su apariencia, sonido, connotación o impresión favorece una determinación de riesgo de confusión.
El TTAB tuvo en cuenta el hecho de que "Pele Say" abarca completamente a la marca Pelé. Además, la apariencia de las dos marcas es similar, excepto por el término "Say" en la marca del solicitante. Por otra parte, la palabra "Pele" es el primer término de la marca "Pele Say", y los tribunales han establecido que la primera palabra de una marca es más prominente. El TTAB, sin embargo, también tuvo en cuenta otro factor que distingue a las dos marcas: la marca de la oponente tiene un acento sobre la segunda "e", mientras que la marca del solicitante carece de él.
Dos factores con un efecto incierto sobre el análisis de similitud eran la pronunciación y el significado de las marcas. No estaba claro en el expediente del caso cómo se pronuncia la palabra "Pele" en "Pele Say". En cuanto al significado, la marca "Pelé" de la oponente se refiere al futbolista, mientras que el solicitante argumentó que la palabra "Pele" en su marca se refiere a la diosa hawaiana de los volcanes; no estaba claro en el expediente del caso si los consumidores asociarían la marca del solicitante con la diosa.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, el TTAB concluyó que en conjunto las dos marcas son similares.
Similitud entre los productos
Para apoyar una determinación de riesgo de confusión, los productos de las partes no necesitan ser idénticos: es suficiente que estén relacionados de tal manera que llevaría a los consumidores a concluir erróneamente que tienen la misma procedencia.
Los productos indicados en la solicitud para la marca "Pele Say" eran "prendas de vestir y ropa, a saber, camisas". Así, la solicitud no limitaba los tipos de camisas sobre los que el solicitante pretendía usar su marca solicitada. Por su parte, la oponente presentó pruebas de que un tipo de producto en el que usa su marca son jerséis. El TTAB se basó en la definición de "jersey" ("un suéter o camisa ajustada y tejida") para concluir que los productos del solicitante identificados en la solicitud cubren los jerséis de la oponente. Además, el solicitante ha puesto a la venta jerséis con la marca "Pele Say".
De este modo, el TTAB determinó que los productos de las partes son similares.
Canales de comercialización
Las partes no necesitan ofrecer sus productos a través de los mismos canales para generar confusión entre los consumidores: es suficiente que se vendan bajo circunstancias que llevarían a los consumidores a confundir la procedencia de los productos.
La solicitud en cuestión en este caso no incluía ninguna restricción acerca de los canales de comercialización; por consiguiente, el TTAB tuvo en cuenta que el solicitante podía vender sus productos a través de todos los canales de comercialización y a todo tipo de consumidores. La oponente presentó pruebas de que sus productos se vendían por comerciantes a través de Internet y por otros medios. Además, el expediente también contenía pruebas de que los productos de la oponente y los del solicitante se vendían en eBay.
El TTAB concluyó que las pruebas mostraban al menos una superposición parcial de los canales de comercialización a través de los cuales las partes vendían sus productos.
La fuerza de la marca de la oponente
El factor final que el TTAB tuvo en cuenta se refiere a la fuerza de la marca de la oponente, derivada de su fuerza intrínseca y su reconocimiento comercial, utilizando factores tales como las ventas, la publicidad, la duración del uso, evaluaciones críticas y reputación general.
Las partes trataron la marca de la oponente como intrínsecamente distintiva, y el TTAB hizo lo mismo. Además, el expediente no reflejaba que marcas similares a "Pelé" se usaran de forma generalizada para productos similares. Por otro lado, la oponente presentó pruebas relacionadas con la fama de Pelé, pero no relacionadas con la fama de la marca Pelé.
El TTAB concluyó que la marca de la oponente era intrínsecamente distintiva y tenía cierto grado de fuerza comercial.
Conclusión
Teniendo en cuenta que la oponente había usado su marca de derecho consuetudinario antes que el solicitante, y que la marca del solicitante podía crear confusión entre los consumidores acerca de la procedencia de los productos, el TTAB denegó el registro de la marca del solicitante. Dado que el TTAB alcanzó este resultado a través del análisis de la marca de derecho consuetudinario de la oponente, no necesitó abordar sus marcas registradas.