Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Una marca registrada en Estados Unidos es cancelada por una falsa conexión con una marca mexicana
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2018-10-29
Un juez ha confirmado la cancelación de una marca registrada en Estados Unidos porque el demandado había comercializado engañosamente su marca en ese país como si fuera la misma marca que se ha vendido en México durante décadas.
La aplicación del derecho de marcas de un país normalmente se limita al territorio de ese país. En este caso que implica la marca Flanax, el demandante pudo solicitar la cancelación de una marca registrada en Estados Unidos basándose en la publicidad engañosa del demandado, la cual creaba una falsa conexión con una marca mexicana idéntica, aún cuando el demandante no había usado su marca en Estados Unidos, no había registrado su marca allí, y no tenía intención de hacerlo. El fundamento de la decisión del Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (el "TTAB") era que las actividades del demandado en Estados Unidos afectaban a la reputación de la marca del demandante en México, y que residentes de Estados Unidos habían sido engañados por las afirmaciones del demandado. Un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión del TTAB.
Antecedentes
Bayer (el demandante) ha vendido analgésicos y productos similares bajo la marca Flanax en México desde 1976; no ha registrado ni usado la marca en Estados Unidos, donde utiliza la marca "Aleve" para analgésicos. Flanax es una marca notoria en México y Latinoamérica, y entre los latinos en Estados Unidos. Belmora LLC (el demandado) solicitó el registro de "Flanax" en Estados Unidos para analgésicos en 2003, y empezó a vender productos en ese país bajo esa marca en 2004, usando un empaquetado de producto que imitaba el empaquetado de Flanax de Bayer. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos registró la marca Flanax de Belmora en 2005.
Historia procesal
Bayer interpuso un proceso ante el TTAB para cancelar el registro de marca de Belmora, alegando que (1) creaba riesgo de confusión, (2) su registro se había basado en fraude, (3) vulneraba los derechos de Bayer según el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y (4) Belmora había hecho afirmaciones falsas acerca del origen de sus productos. El TTAB rechazó las dos primeras bases porque Bayer no había usado o registrado la marca en Estados Unidos, y rechazó la tercera base porque el Convenio de París no otorga una base independiente para ejercitar una acción ante el TTAB.
El TTAB ordenó, sin embargo, la cancelación de la marca de Belmora basándose en la afirmación falsa acerca del origen de sus productos; había decidido anteriormente que Bayer tenía legitimación activa para ejercitar una acción sobre esa base, porque las actividades de Belmora en Estados Unidos afectaban a la reputación del Flanax de Bayer en México. El TTAB determinó que (1) Belmora había adoptado intencionadamente la marca Flanax, (2) había copiado (al menos inicialmente) el diseño del empaquetado del Flanax de Bayer y su logotipo y (3) agentes de Belmora habían mencionado la reputación del Flanax de Bayer durante la comercialización del Flanax de Belmora en Estados Unidos.
Posteriormente, Bayer demandó a Belmora en un juzgado federal de primera instancia en California, y Belmora apeló la decisión del TTAB a un juzgado federal de primera instancia en Virginia. Ambos casos fueron consolidados en el juzgado de Virginia, el cual revocó la decisión del TTAB. Bayer apeló al Tribunal Federal de Apelaciones para el Cuarto Circuito, el cual dejó sin efecto la sentencia del tribunal de primera instancia y determinó que Bayer podía ejercitar una acción contra Belmora basándose en afirmaciones falsas acerca del origen de sus productos y competencia desleal, y reenvió el caso al juzgado de primera instancia en Virginia.
La sentencia del juzgado de primera instancia en Virginia en reenvío
En reenvío, el juzgado de primera instancia examinó las mociones de las partes solicitando una sentencia dictada sumariamente, en las que presentaban nuevas cuestiones. Aunque el juzgado de primera instancia se encuentra en Virginia, aplicó el derecho de California, además de la ley federal de marcas de 1946 (también conocida como la Ley Lanham). Bayer presentó reclamaciones basadas en leyes federales y estatales de competencia desleal y publicidad engañosa; Belmora presentó reclamaciones contra Bayer basadas en infracción de una marca registrada, competencia desleal, publicidad engañosa, importación de productos no autorizados e infractores, monopolio e interferencia con un contrato.
Las reclamaciones de Belmora
El juez desestimó las reclamaciones de Belmora basadas en infracción de marca y competencia desleal. Alguien infringe una marca ajena si usa la marca para causar confusión o induce a otros a vender la marca de manera que cause confusión entre los consumidores. En este caso, el juez determinó que Belmora no había proporcionado ninguna prueba de que Bayer hubiera usado la marca Flanax en Estados Unidos o que hubiera inducido a otros a hacerlo.
El juez también rechazó las reclamaciones de Belmora acerca de la importación de productos infractores o no autorizados, monopolio, e interferencia con un contrato basándose nuevamente en que Belmora no había presentado pruebas relevantes.
Las reclamaciones de Bayer
El juez desestimó las reclamaciones de Bayer basadas en publicidad engañosa y competencia desleal. Belmora había presentado estas reclamaciones basándose en el derecho de California y el federal. Si una reclamación se presenta fuera del plazo previsto por la ley, no prosperará: la reclamación ha prescrito. La ley federal de marcas no establece un periodo de prescripción, pero los tribunales federales normalmente toman prestado del derecho estatal un periodo de prescripción análogo; el derecho de California tiene periodos de prescripción de dos, tres o cuatro años para distintas reclamaciones. El juez determinó que Bayer había tenido conocimiento del uso por Belmora de la marca Flanax durante al menos cuatro años, y por lo tanto sus reclamaciones habían prescrito según el derecho de California.
El juez, sin embargo, confirmó la decisión del TTAB en favor de Bayer en relación con las afirmaciones falsas de Belmora acerca del origen de sus productos. Un tribunal de alzada examinará una decisión de un tribunal inferior si una de las partes presenta nuevas pruebas o si la decisión fue arbitraria. Teniendo en cuenta las determinaciones del TTAB (que Belmora conocía la marca de Bayer, que copió el logotipo y el empaquetado de Bayer, y que Belmora mencionó en su comercialización la reputación del producto de Bayer), el juez concluyó que la decisión del TTAB sobre las afirmaciones falsas acerca del origen de los productos no fue arbitraria; además, Belmora no había presentado nuevas pruebas relacionadas con esta reclamación después de la decisión del TTAB.
Trascendencia de la sentencia
En general, la aplicación del derecho de marcas de un país se limita al territorio de ese país. En Estados Unidos, los tribunales han reconocido que en ciertas situaciones las actividades de un residente de otro país sin ventas en Estados Unidos crean efectos indirectos allí. En Steele v. Bulova Watch Co., un demandado que era ciudadano estadounidense vendió relojes falsificados en México usando una marca de Estados Unidos; el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que las actividades del demandado vulneraban el derecho de marcas de Estados Unidos. Aunque el demandado no había vendido sus relojes en Estados Unidos, el tribunal determinó que residentes de ese país compraron en México relojes del demandado y los llevaron a Estados Unidos; de esta manera, la reputación de los relojes del demandado en México afectaban a la reputación de los relojes del demandante en Estados Unidos.
El caso Flanax es la imagen especular del caso Bulova: las actividades de un demandado que reside en Estados Unidos afectaron a la reputación de una marca mexicana. El TTAB indicó en su decisión que aunque Bayer no había usado su marca Flanax en Estados Unidos, Belmora había dirigido sus actividades a engañar a consumidores en ese país. Además de proteger los derechos de los titulares de marcas, el derecho de marcas también protege a los consumidores frente a la confusión y el engaño.
Los viajes transfronterizos y la naturaleza global de internet probablemente lleven a más situaciones como la de Flanax: las actividades de alguien en un país afectarán a la reputación de una marca en otro país. Los demandantes todavía tendrán que proporcionar una base para la competencia en razón de la persona y cumplir ciertos requisitos sustantivos (por ejemplo, que las actividades tengan un efecto sustancial en el tráfico económico de Estados Unidos), pero tendrán una causa de acción en Estados Unidos.