Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
El registro de un sitio web ucraniano y su acceso desde Estados Unidos no son suficientes para crear derechos de marca en este último país
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2018-09-28
Un tribunal federal de primera instancia ha determinado que una compañía ucraniana no adquirió derechos de marca en Estados Unidos, incluso si esa compañía había registrado un nombre de dominio en ese país y residentes de Estados Unidos tenían acceso al sitio web.
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Antecedentes
La demandante en este caso, Klumba.ua, LLC, es una compañía ucraniana que opera un sitio web para la venta de ropa y productos para niños. La demandante tiene cuatro miembros, y tiene derechos de marca en Ucrania sobre Klumba, incluido el nombre de dominio klumba.ua. En 2012, dos de los miembros de la demandante compraron de un tercero el dominio klumba.com, el cual estaba registrado en Estados Unidos. En 2013, surgió una disputa entre los miembros de la demandante acerca de la propiedad intelectual de la demandante en Ucrania. La demandante no había registrado la marca Klumba en Estados Unidos, y nunca había comercializado o promocionado la marca allí. Klumba.com redirigía a klumba.ua, cuyo contenido estaba en ucraniano o ruso y cuyos productos se ofrecían en moneda ucraniana. La demandante no tenía clientes en Estados Unidos.
Dado que esta acción tuvo su origen en una disputa sobre propiedad, klumba.com era el demandado nominal. El juez emitió su decisión después de que ambas partes solicitaran una sentencia dictada sumariamente.
La demanda se basaba en la Ley Anti-Ciberocupación de Protección de los Consumidores ("ACPA" por sus siglas en inglés), una ley federal de Estados Unidos que otorga una causa de acción contra cualquiera que de mala fe se dedique al registro, uso o tráfico de un nombre de dominio que por su semejanza puede inducir a confusión con una marca. La cuestión que el juez debía decidir es si el nombre de dominio klumba.com vulneraba los derechos de marca de la demandante, en incumplimiento de ACPA. Como resultado, el juez debía decidir primero si la demandante tenía derechos de marca sobre la marca Klumba en Estados Unidos.
Los derechos de marca de la demandante en Estados Unidos
El juez concluyó que la demandante no tenía derechos de marca sobre la marca Klumba en Estados Unidos. Una parte puede adquirir derechos sobre una marca en Estados Unidos registrándola o usándola; como la demandante no había registrado su marca, la demandante sólo podía haber adquirido derechos de marca a través del uso, lo cual se conoce como una "marca de derecho consuetudinario" ("common law mark"). Para obtener una marca de derecho consuetudinario, una parte debe usar de buena fe en el tráfico económico una marca distintiva en un mercado específico de Estados Unidos. Una parte usa una marca en el tráfico económico cuando (1) la parte vende un producto o proporciona un servicio en el tráfico económico de Estados Unidos o en el contexto de una relación comercial entre residentes de Estados Unidos y residentes de otros países, y (2) la parte usa o exhibe la marca durante la publicidad o venta del producto o servicio.
A pesar de que el sitio klumba.com era accesible para residentes de Estados Unidos y la demandante tenía planes de expandir sus negocios a ese país, el juez determinó que la demandante no había proporcionado el servicio o exhibido la marca Klumba en relación con ventas o publicidad en Estados Unidos. La demandante también había alegado que su participación en publicidad a través de Google Adsense constituía un uso en el tráfico económico de Estados Unidos; la demandante había vendido espacio publicitario a Google, pero el juez concluyó que esto no constituía un uso de la marca Klumba en el tráfico económico, porque la publicidad de Google en el sitio web de la demandante implicaba la exhibición de las marcas de otras partes, y no de la marca Klumba.
En resumen, dado que la demandante no había registrado su marca Klumba en Estados Unidos y no la había usado en relación con la venta o publicidad de servicios en Estados Unidos o a residentes de ese país, el juez concluyó que la demandante no había adquirido derechos de marca sobre Klumba en Estados Unidos.
Ley Anti-Ciberocupación de Protección de los Consumidores (ACPA)
Dado que una reclamación basada en ACPA requería derechos de marca sobre Klumba en Estados Unidos, y el juez concluyó que la demandante no había adquirido esos derechos, la demandante no pudo continuar su demanda basada en ACPA.