Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Los procesos de cancelación y oposición de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
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2018-08-16
La finalidad de un proceso de oposición es evitar el registro de una marca que se encuentra en proceso de solicitud. Por el contrario, la finalidad de un proceso de cancelación es eliminar el registro de una marca que ya ha sido registrada. Ambos procesos tienen lugar ante el Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board o “TTAB”).
El TTAB
El TTAB es un tribunal administrativo de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (la “USPTO” por sus siglas en inglés) especializado en cuestiones de marcas. Un panel de tres jueces administrativos es asignado a cada proceso de oposición o cancelación ante el TTAB.
Un proceso de cancelación u oposición no puede presentarse ante un tribunal, salvo que exista una base independiente para la jurisdicción del tribunal y la reclamación de cancelación u oposición esté relacionada con esa base independiente. En general, los procesos ante el TTAB son menos caros y consumen menos tiempo que los litigios ante los tribunales.
El TTAB se rige por los casos anteriores decididos por el antiguo Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, el propio TTAB y el Comisionado de Marcas de la USPTO.
Términos para referirse a las partes de un proceso de oposición o cancelación
La parte que inicia un proceso de oposición se llama “opposer” (oponente) y la parte contra la que se inicia ese proceso se llama “applicant” (solicitante). La parte que inicia un proceso de cancelación se llama “petitioner” (parte accionante) y la parte contra la que se inicia ese proceso se llama “registrant” (registrante). Para simplificar el contenido de los párrafos siguientes, me referiré a la parte que inicia un proceso de oposición o cancelación como “el demandante” y a la parte contra la que se inicia cualquiera de los dos procesos como “el demandado”.
Inicio del proceso de oposición
Durante el proceso de registro de marcas, una vez que la USPTO ha determinado que la solicitud cumple los requisitos para su registro, la marca se publica en el Boletín Oficial de la USPTO. Cualquier persona que crea que será perjudicada por el registro de la marca puede presentar una oposición durante los 30 días posteriores a la fecha de publicación.
El proceso de oposición comienza con la presentación de un escrito de oposición por el demandante. Durante el proceso de oposición, la marca no goza de una presunción de validez, y tampoco se presume que la determinación de registrabilidad del examinador de marcas es correcta. El demandante debe probar que el demandado no tiene derecho al registro.
Inicio del proceso de cancelación
El objetivo del proceso de cancelación es cancelar una marca que ya ha sido registrada. No existe un límite de tiempo para presentar una petición de cancelación, pero a partir de los cinco años posteriores al registro sólo puede presentarse por un número limitado de motivos.
El proceso comienza con la presentación de una petición de cancelación por el demandante, quien debe ser alguien que se siente perjudicado por el registro de la marca. Una marca registrada goza de una presunción de validez, y el demandante debe refutarla.
Bases para la cancelación o la oposición
El demandante puede utilizar distintas bases para iniciar un proceso de cancelación u oposición. Algunas de esas bases sólo pueden utilizarse durante los cinco años posteriores al registro de la marca.
Las siguientes bases pueden utilizarse en cualquier momento:
- La marca es un nombre genérico para los productos o servicios para los que está registrada;
- la marca es funcional;
- la marca ha sido abandonada;
- el registro se ha obtenido de forma fraudulenta;
- el registro se ha obtenido en contravención de las normas relacionadas con las marcas colectivas y las marcas de certificación;
- la marca tiene contenido inmoral o escandaloso;
- la marca tiene contenido engañoso;
- la marca erróneamente sugiere una conexión con personas vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales;
- la marca contiene una indicación geográfica en relación con vinos o bebidas alcohólicas destiladas e identifica un lugar de origen distinto al origen de los productos;
- la marca contiene una insignia de los Estados Unidos, un estado, un municipio o un país extranjero;
- la marca contiene el nombre, el retrato o la firma de una persona viva sin su consentimiento escrito o de un presidente fallecido sin el consentimiento escrito de su viuda;
- la marca se está utilizando de una forma que constituya una declaración falsa acerca de la procedencia de los productos o servicios.
Las siguientes bases sólo pueden utilizarse durante el periodo entre la publicación de la marca y los cinco años posteriores al registro:
- La marca crea un riesgo de confusión con una marca registrada o con una marca no registrada que no ha sido abandonada;
- la marca es descriptiva;
- la marca contiene una descripción errónea y engañosa;
- la marca consiste principalmente en una descripción geográfica;
- la marca consiste principalmente en una descripción geográfica errónea y engañosa.
Proceso
Los procesos de oposición y cancelación son similares. El proceso de oposición se inicia con un escrito de oposición, mientras que el proceso de cancelación se inicia con una petición de cancelación. Ambos escritos deben establecer los motivos por los que el demandante considera que el registro de la marca le perjudica. El demandado debe presentar una contestación a la demanda.
La etapa de presentación de pruebas incluye peticiones de documentos, preguntas escritas, interrogatorios de las partes y declaraciones juradas.
El demandante tiene la carga de la prueba, y debe demostrar que las pruebas son suficientes para determinar que es más probable que su reclamación sea cierta que falsa. La carga de la prueba es más estricta en casos que implican fraude, en los cuales el demandante debe probar que las pruebas claramente determinan que es más probable que su reclamación sea cierta que falsa.
Hacia el final del proceso, las partes presentan escritos de conclusiones en los que indican las pruebas que apoyan su posición. Puede haber un debate oral, pero no es necesario.
La decisión del TTAB se basa en las pruebas y el derecho relevante. La decisión se limita a determinar si existe un derecho al registro de la marca, pero tiene efectos vinculantes para las partes, las cuales no podrán presentar nuevas pruebas acerca de las mismas cuestiones en futuros litigios entre ellas. Si el demandante gana un proceso de oposición, la marca no se incluirá en el registro de marcas; por el contrario, si el demandante pierde, la marca se incluirá en el registro. De forma similar, si el demandante gana un proceso de cancelación, la marca será retirada del registro de marcas; por el contrario, si el demandante pierde, la marca permanecerá en el registro.
Apelaciones
Si una de las partes no está satisfecha con la decisión del TTAB, tiene derecho a recurrir la decisión al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal o a un juzgado federal de primera instancia; las partes sólo pueden utilizar una de estas vías de apelación. Una parte sólo puede recurrir una decisión final del TTAB, y no puede recurrir decisiones u órdenes interlocutorias.