Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
El nombre de un restaurante ficticio puede ser protegido como marca
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2018-06-06
Un tribunal de apelaciones ha determinado que el nombre de un restaurante ficticio de un programa de televisión puede ser protegido como marca, y que la marca solicitada por la demandada crearía un riesgo de confusión acerca de la procedencia de sus servicios de restauración.
Antecedentes
The Krusty Krab (conocido en español como “El Crustáceo Crujiente” o “El Crustáceo Cascarudo”) es un restaurante de hamburguesas ficticio en Bob Esponja, una serie de televisión acerca de una esponja que lleva pantalones cuadrados, vive en una piña submarina y trabaja en The Krusty Krab como cocinero. La serie tuvo 73 millones de telespectadores en el segundo trimestre de 2016.
The Krusty Krab no está registrada como marca, sino que es una marca de derecho consuetudinario de Viacom, una compañía mediática y la demandante en este caso. El restaurante ha aparecido en 166 de los 203 episodios de Bob Esponja, y también ha aparecido en dos películas, una obra musical, anuncios y materiales en internet. Ha sido licenciado para juguetes, videojuegos, accesorios para acuarios, pegatinas y camisetas, pero no para restaurantes.
La demandada tenía intención de abrir marisquerías con el nombre “The Krusty Krab”, y solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (“USPTO” por sus siglas en inglés) el registro de la marca denominativa “The Krusty Krab” para servicios de restauración. La USPTO autorizó el registro una vez que la demandada declarara que ha usado la marca en el tráfico económico. El plan de negocio de la demandada incluía un logotipo para una marisquería de comida cajún; el plan no contenía referencias a la franquicia Bob Esponja ni al restaurante ficticio The Krusty Krab. La demandada compró cuatro nombres de dominio para el concepto de restaurante, alquiló propiedad en California y compró equipo de restauración. La demandante envió a la demandada una carta de requerimiento de cese exigiendo la retirada de su solicitud de marca, alegando que vulneraba su marca The Krusty Krab.
Una vez que la demandada se negó a retirar su solicitud, la demandante la demandó en un juzgado federal de distrito, basándose en la ley federal de marcas y la competencia desleal de acuerdo con el derecho consuetudinario de Texas. La demandante alegó que la marca de la demandada crearía confusión acerca de asociación, patrocinio o conexión, y que dañaría la reputación comercial de la demandante. El juzgado de distrito dictó sentencia sumariamente en favor de la demandante en relación con sus peticiones de infracción de marca y competencia desleal. También determinó que Viacom había demostrado ser el titular de la marca a través de ventas y licencias, y que The Krusty Krab ha adquirido significado secundario. Siguiendo el criterio para determinar la existencia de riesgo de confusión entre los consumidores, determinó que todos los factores favorecían que se concluyera que existía riesgo de confusión. La demandada apeló al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito.
Las cuestiones ante el tribunal de apelaciones eran (1) si la demandante es la dueña de una marca legalmente protegida sobre “The Krusty Krab” y (2) si el uso por la demandada de “The Krusty Krab” crea riesgo de confusión.
Protección jurídica para “The Krusty Krab”
Una persona o entidad es la titular de una marca si la usa como un identificador de procedencia y la marca es distintiva.
Una marca se utiliza como un identificador de procedencia si se venden en el mercado productos que lleven la marca. Elementos específicos de una obra creativa (por ejemplo, un programa de televisión) pueden ser protegidos como marca, porque ello evita la confusión entre los consumidores y protege la inversión en reputación comercial; sin embargo, el elemento debe jugar un papel esencial en la franquicia. Ejemplos de elementos de otras obras que han sido reconocidas como marcas son la kryptonita, el General Lee, The Daily Planet y Conan el Bárbaro.
Una marca también debe ser distintiva, y esto se puede conseguir a través de un carácter distintivo inherente o a través de significado secundario. El significado secundario surge cuando en la mente del público el significado primario de la marca ya no es la identificación del producto, sino la identificación de la procedencia del producto. Por ejemplo, inicialmente el término “Coca-Cola” se refería a dos ingredientes de la bebida, pero con el tiempo los consumidores llegaron a asociar ese término no con un tipo de bebida, sino con una bebida fabricada por una compañía específica. Los juzgados bajo la jurisdicción del tribunal de apelaciones que decidió este caso utilizan los siguientes factores para determinar la existencia de significado secundario: la duración y la manera de uso de la marca, el volumen de ventas, la cantidad y la forma de publicidad, la naturaleza del uso de la marca o presentación comercial en revistas y periódicos, encuestas de consumidores, testimonio directo de consumidores y la intención de la demandada al copiar la marca.
El tribunal de apelaciones concluyó que la demandante usa “The Krusty Krab” como un identificador de procedencia, porque utiliza el término en productos que se venden en el mercado, tales como juguetes y adornos para acuarios. Además, el tribunal concluyó que The Krusty Krab es un elemento central de la franquicia, ya que aparece en el 80% de los episodios y ha sido destacado en internet y en videojuegos. La marca también identifica la procedencia de productos licenciados, tales como camisetas y pegatinas.
El juzgado de distrito había determinado que “The Krusty Krab” no era intrínsecamente distintiva, así que el tribunal de apelaciones examinó si la marca había adquirido significado secundario. Tuvo en cuenta que The Krusty Krab apareció en el episodio piloto en 1999 y que ha aparecido en el 80% de los episodios; que se han vendido productos licenciados con la marca por un valor de alrededor de 470 millones de dólares, incluidas dos películas; que la demandante ha gastado 197 millones de dólares en publicidad sólo para las películas, y que el éxito de esta publicidad se refleja en sus ventas de productos y el éxito de las películas; y que se ha hecho referencia a la marca en la prensa y en los medios sociales, el sitio web y las aplicaciones móviles del propio Bob Esponja. Las partes no presentaron encuestas de consumidores ni testimonio directo de consumidores, así que el tribunal no consideró estos factores. En relación con la intención de la demandada, el tribunal de apelaciones no examinó este factor en su análisis acerca del carácter distintivo, pero en su análisis acerca del riesgo de confusión determinó que el expediente del caso sólo contenía pruebas circunstanciales de su intención de beneficiarse de la reputación comercial de la demandante.
Basándose en su análisis, el tribunal de apelaciones concluyó que “The Krusty Krab” es una marca que puede ser protegida jurídicamente, porque la demandante la ha usado como un identificador de procedencia y porque ha adquirido significado secundario.
Riesgo de confusión
Existe un riesgo de confusión entre dos marcas si las marcas crean una probabilidad de confusión en el contexto en el que los consumidores se encuentran con las marcas; la confusión puede ser en relación con la procedencia, la asociación o el patrocinio. Los juzgados federales bajo la jurisdicción del tribunal que decidió este caso utilizan los siguientes factores para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas: el tipo de marca que supuestamente fue vulnerada, la similitud entre las dos marcas, la similitud entre los productos o servicios, la coincidencia de puntos de venta minoristas y compradores, la coincidencia de medios publicitarios utilizados, la intención de confundir por parte del demandado y cualquier prueba de confusión real.
El tribunal tuvo en cuenta que la marca de la demandante es fuerte, ya que ha adquirido significado secundario. Las dos marcas son similares: a pesar de que utilizan logotipos distintos, ambas marcas usan las mismas palabras (incluido el peculiar uso de la “k” en vez de la “c”) y tienen una pronunciación idéntica. Los servicios con los que las partes usan las marcas son potencialmente similares; a pesar de que el restaurante de la demandante es un restaurante de hamburguesas ficticio, podría expandirse al negocio de la demandada, como hizo la filial de la demandante con Bubba Gump Shrimp Company, un restaurante real basado en el negocio ficticio de la película “Forrest Gump”. El tribunal determinó que el expediente del caso no contenía suficientes pruebas para evaluar la coincidencia de puntos de venta minoristas y compradores de los productos de las partes, ni tampoco para evaluar la coincidencia de los medios publicitarios usados por las partes. En relación con la intención de la demandada, el tribunal concluyó que sólo usó el nombre del restaurante, y no su presentación comercial; dado que en este tipo de proceso las pruebas deben evaluarse de la forma más favorable para la parte que no presentó la solicitud (la demandada en este caso), el tribunal determinó que este factor no favorecía concluir que existía un riesgo de confusión. Por último, el tribunal determinó que las encuestas presentadas por la demandante y las pruebas anecdóticas en el expediente favorecían concluir que existía un riesgo de confusión.
En resumen, basándose en la fuerza de la marca de la demandante, la similitud entre las marcas de las partes, la similitud potencial entre los servicios de las partes y las pruebas de confusión real, el tribunal concluyó que el uso por la demandada de la marca solicitada probablemente confundiría a los consumidores acerca de la procedencia de sus servicios de restauración.