Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
DON Q y DONQ son marcas con una semejanza que produce confusión en relación con bebidas alcohólicas, pero no con productos alimenticios o servicios minoristas
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2018-05-23
En una disputa entre una compañía de bebidas alcohólicas (Destilería Serralles, el “demandante”) y un proveedor de productos alimenticios y servicios relacionados con la comida (Kabushiki Kaisha Donq, el “demandado”), el Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas (“TTAB” por sus siglas en inglés) de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos determinó que la marca solicitada por el demandado podía crear confusión entre los consumidores en relación con bebidas alcohólicas, pero no en relación con productos alimenticios o servicios minoristas.
El demandante es el titular de las marcas DON Q y DONQ COCO para ron. El demandado opera una cadena de panaderías de estilo francés bajo el nombre DONQ. El demandado solicitó el registro del término DONQ para muchos productos y servicios, incluyendo el suministro de bebidas alcohólicas en el contexto de servicios alimenticios. El demandado basó su solicitud sólo en el Protocolo de Madrid, al no haber utilizado su marca en el tráfico económico de Estados Unidos.
El demandante se opuso al registro de la marca del demandado alegando riesgo de confusión (esto es, que la marca propuesta podía confundir a los consumidores acerca de la procedencia de los productos y servicios) y riesgo de dilución (esto es, que la marca propuesta podía reducir el carácter distintivo de la marca del demandante).
Como cuestión preliminar, el TTAB concedió la solicitud del demandado para modificar su solicitud eliminando la referencia al suministro de bebidas alcohólicas. El TTAB falló en contra el demandado en relación con el servicio modificado, declarando que esa parte de su fallo tiene autoridad de cosa juzgada, y por lo tanto es firme y concluyente en cualquier proceso futuro entre las partes. El resto de la decisión del TTAB se basó en la solicitud del demandado tal como fue modificada, esto es, sin referencia a las bebidas alcohólicas en el contexto del suministro de servicios alimenticios.
Riesgo de confusión
En un caso de riesgo de confusión, los tribunales deben examinar si la coexistencia de la marca del demandante con la marca del demandado creará confusión en el mercado, llevando a los consumidores a creer que los productos y servicios de ambas partes tienen la misma procedencia. Para este fin, el TTAB sigue un precedente judicial que estableció una serie de factores para determinar la existencia del riesgo de confusión. En el caso de DON Q, el TTAB consideró sólo los factores para los que las partes habían presentado pruebas: las propias marcas, la fama de la marca del demandante, marcas similares de terceros, los productos y servicios de las partes, los canales de comercialización, los compradores y las condiciones de venta, la adopción con mala fe, y pruebas de confusión real.
El TTAB concluyó que aunque las marcas de las partes eran similares y las marcas del demandante son algo famosas, los productos y servicios no están lo suficientemente relacionados como para crear riesgo de confusión. Lo que sigue es un resumen de los factores que el TTAB consideró y cómo los aplicó para llegar a esa conclusión.
Las propias marcas
¿Son las marcas similares en apariencia, sonido, connotación e impresión comercial? ¿Sugiere la semejanza entre las marcas una conexión entre las partes? El énfasis de este factor es el recuerdo del comprador medio acerca de la totalidad de cada marca.
Este caso implicaba las marcas DON Q y DONQ COCO del demandante, y la marca DONQ del demandado. Durante el proceso de registro, el demandante había renunciado a la protección del término COCO, y por lo tanto ese elemento se hizo menos dominante. DON Q y DONQ son fonéticamente y visualmente similares y tienen una connotación similar, a saber, una asociación con Don Quijote; también transmiten una impresión comercial similar.
El TTAB determinó que este factor del análisis favorecía un fallo de existencia de riesgo de confusión.
La fama de la marca del demandante
¿Reconoce una parte importante del público relevante la marca del demandante como un indicador de procedencia? En caso afirmativo, este factor favorece al demandante.
DON Q presentó pruebas de que ha vendido ron durante cerca de 80 años; es la bebida alcohólica número uno en ventas en Puerto Rico y se encuentra entre los 10 rones más vendidos en Estados Unidos. En el periodo 2008-2015, tuvo ventas considerables en Estados Unidos y llevó a cabo publicidad considerable a nivel nacional. Además, ha recibido premios por calidad y ha aparecido en ciertas películas. Por otro lado, el demandante no presentó pruebas que mostraran comparaciones con competidores en relación con ventas y publicidad, con qué frecuencia se encuentran los consumidores con la marca DON Q para ron, o su cuota de mercado.
El TTAB determinó que dado que la marca del demandante ha adquirido un grado marginal de fama, este factor es neutro.
Marcas de terceros
¿Existen marcas similares para productos y servicios que sean similares a los del demandante? Un uso generalizado de marcas similares para productos y servicios similares puede reducir el ámbito de protección de la marca del demandante.
El expediente del caso no contenía pruebas de marcas de terceros similares a DON Q, y por lo tanto ésta es una marca fuerte.
El TTAB determinó que este factor favorecía un fallo de existencia de riesgo de confusión.
Los productos y servicios
¿Los productos y servicios de las partes están relacionados de una manera que lleva a confusión acerca de su procedencia? Para este factor, las marcas pueden no ser idénticas.
Las partes presentaron pruebas de marcas registradas por terceros y sitios web de destilerías, pero no tenían relación con los productos y servicios del demandado tal como los describía en su solicitud de registro de marca. El expediente del caso no contenía pruebas de destilerías menos conocidas que expandieran su marca a los productos y servicios en la solicitud del demandado o que proporcionaran productos alimenticios bajo la misma marca. Además, el expediente no contenía pruebas de que los consumidores esperan una conexión entre los productos y servicios implicados.
El TTAB determinó que este factor no favorecía un fallo de existencia de riesgo de confusión.
Canales de comercialización
¿Cuáles son los canales de comercialización y distribución para los productos y servicios de las partes? Si las partes comparten esos canales, el riesgo de confusión aumenta.
El expediente del caso reflejaba una ligera superposición entre los canales de comercialización utilizados por el ron del demandante (mayoristas, bares, restaurantes y licorerías minoristas) y los productos alimenticios y suministro de comidas étnicas del demandado (puntos de venta minoristas, supermercados y tiendas de conveniencia). El expediente, sin embargo, no reflejaba una superposición entre los canales de comercialización utilizados por el ron del demandante y los utilizados por los otros productos y servicios del demandado (servicios de tiendas mayoristas y minoristas que ofrezcan comida, bebidas no alcohólicas, herramientas de limpieza y utensilios de lavado, y varias herramientas).
El TTAB determinó que este factor favorecía ligeramente un fallo de existencia de riesgo de confusión.
Compradores y condiciones de venta
¿Se compran estos productos y servicios de forma impulsiva o deliberada? Si los consumidores compran estos productos y servicios de forma impulsiva, es más probable que se produzca confusión. ¿Cuál es el grado de sofisticación de los consumidores de estos productos y servicios? Si los consumidores son sofisticados, es menos probable que se produzca confusión.
En este caso, los productos de ambas partes son relativamente baratos, y los servicios implicados no son sofisticados.
El TTAB determinó que este factor era neutro.
Adopción con mala fe
La mala fe tiene que estar apoyada en pruebas de una intención de confundir; el simple conocimiento de una marca ajena o una intención de copiar no son suficientes.
El expediente del caso reflejaba que el demandado conocía las marcas anteriores del demandante, pero no contenía ninguna prueba acerca de su intención.
El TTAB determinó que este factor era neutro.
Confusión real
Pruebas que muestren confusión real hacen más probable un fallo de riesgo de confusión, pero no es necesario que exista confusión real para probar ese riesgo.
Dado que el demandado había basado su solicitud de marca en una intención de uso en vez de uso real, no ha habido oportunidad para que ocurra confusión real en el mercado.
El TTAB determinó que este factor era neutro.
Riesgo de dilución
El grado de fama necesario para probar riesgo de dilución es más elevado que la fama necesaria para probar riesgo de confusión. Dado que el TTAB determinó que la marca del demandante sólo tiene un grado marginal de fama, determinó que su fama no era suficiente para probar riesgo de dilución.