Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Un tribunal determina que el término "magnesita" no puede registrarse como marca para productos refractarios o servicios relacionados con ellos
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2018-01-19
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal ha determinado que el término "magnesita" no puede registrarse como marca porque es un término genérico para productos refractarios y sumamente descriptivo para servicios de información relacionados con esos productos.
La solicitante, la compañía brasileña Magnesita Refractories Company, había presentado dos solicitudes de marca para registrar el término "magnesita"; cada una de las solicitudes era para productos refractarios (clase 19) y servicios relacionados con ellos (clase 37). La traducción en inglés del término "magnesita" es "magnesia" o "magnesite".
Los materiales refractarios tienen puntos de fusión altos y mantienen sus propiedades a altas temperaturas, y se usan para revestir el interior de aparatos que operan a altas temperaturas, tales como hornos e incineradores.
El examinador de marcas denegó el registro, concluyendo que el término es genérico o sumamente descriptivo para productos refractarios y sumamente descriptivo para servicios relacionados con esos productos. El examinador, sin embargo, permitió el registro del término en el Registro Suplementario en relación con una de las solicitudes para servicios; el Registro Suplementario contiene marcas descriptivas que tienen el potencial de hacerse distintivas.
La solicitante apeló al Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas ("TTAB" por sus iniciales en inglés), el cual ratificó la denegación del examinador de marcas; el TTAB concluyó que compradores potenciales que tengan familiaridad con el italiano, el portugués o el español entenderían que el término "magnesita" se refiere al ladrillo de magnesita.
La solicitante entonces apeló al tribunal de apelaciones, alegando que la conclusión del TTAB acerca de la naturaleza genérica del término no estaba respaldada por pruebas y que el término "magnesita" ha adquirido carácter distintivo.
"Magnesita" es un término genérico para productos refractarios
El tribunal determinó que "magnesita" no puede ser registrado como marca para productos refractarios porque es un término genérico para esos productos.
No se pueden registrar como marca términos que sean genéricos para los productos en cuestión; un término es genérico si el público relevante lo usa principalmente para referirse a la clase o al género en cuestión. En particular, las palabras que se refieren a aspectos clave del género de ciertos productos son genéricas para esos productos. En el caso de términos en idiomas distintos del inglés, la doctrina de los equivalentes extranjeros requiere su traducción al inglés para evaluar su carácter descriptivo.
El tribunal concluyó que el público relevante entiende que "magnesia" y "magnesite" se refieren al género de productos refractarios. La magnesita es un componente clave de productos refractarios; la Asociación Americana de Minerales Industriales, por ejemplo, define "magnesia" como el principal componente de materiales refractarios. Además, "magnesia brick” y “magnesite brick” ("ladrillo de magnesita") son sinónimos para ladrillos refractarios.
“Magnesita” es sumamente descriptivo para servicios relacionados con los productos refractarios
El tribunal determinó que "magnesita" no puede registrarse como marca para servicios de información relacionados con productos refractarios porque el término es sumamente descriptivo para esos servicios y la solicitante no probó que su marca había adquirido carácter distintivo.
Un término meramente descriptivo proporciona información acerca de la función, las características, los ingredientes o las cualidades de los productos o servicios. Para fomentar la competencia y proteger la libertad del público para usar el término en cuestión, la ley federal de marcas prohíbe el registro de marcas meramente descriptivas. Sin embargo, esta prohibición puede superarse si la marca ha adquirido carácter distintivo, esto es, si el público consumidor con el tiempo percibe que el término no se refiere principalmente al producto, sino al fabricante; por ejemplo, el término "Coca-Cola" originalmente se refería a dos ingredientes de la bebida, pero con el tiempo el público llegó a percibir que el término se refiere a una bebida con una procedencia específica y no a un tipo de bebida. Los términos sumamente descriptivos requieren una carga de la prueba más estricta por parte del solicitante; las pruebas que pueden considerarse para este fin incluyen los gastos publicitarios, las ventas y la duración del uso exclusivo.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas por la solicitante no eran suficientes para demostrar un carácter distintivo adquirido. La solicitante había presentado pruebas relacionadas con sus ventas brutas para el periodo 2010-2014 y con su uso continuo y exclusivo del término desde 2008. El tribunal, sin embargo, concluyó que el término "magnesita" es sumamente descriptivo, y se requerían pruebas adicionales para demostrar un carácter distintivo adquirido; en particular, el tribunal observó que la solicitante no había presentado pruebas de que el público percibe "magnesita" para referirse a la procedencia de los servicios y no a los propios servicios.
Registro Suplementario
La solicitante había presentado dos solicitudes de marca para el término "magnesita", cada una de ellas para productos refractarios (clase 19) y servicios relacionados con ellos (clase 37). El examinador de marcas había aceptado que la marca en una de esas solicitudes podría registrarse para la clase 37 en el Registro Suplementario, el cual contiene marcas descriptivas que no pueden registrarse en el Registro Principal, pero que tienen el potencial de hacerse distintivas. En consecuencia, este aspecto del caso no era una de las cuestiones ante el tribunal de apelaciones, y el registro en el Registro Suplementario para la clase 37 seguirá adelante.