Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Un tribunal de apelaciones aplica extraterritorialmente la legislación de marcas de EE.UU. en un caso que implicaba demandantes no estadounidenses ubicados fuera de EE.UU.
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2021-11-23
En un caso de marcas relacionadas con mandos a distancia, un tribunal de apelaciones determinó el pasado agosto que la legislación federal de marcas de Estados Unidos puede aplicarse extraterritorialmente, porque la infracción de la marca en este caso creó efectos sustanciales en Estados Unidos y porque la aplicación extraterritorial no entraba en conflicto con derechos de marca en otros países.
Antecedentes
El demandante era Hetronic International, Inc. una empresa estadounidense que fabrica mandos a distancia por radio utilizados para manejar equipos pesados de construcción. Los demandados eran Hetronic Germany GmbH, Hydronic Steuersysteme GmbH, Abi Holding GmbH, Abitron Germany GmbH y Albert Fuchs (colectivamente, los "Demandados"). Los Demandados distribuían los productos de Hetronic International, principalmente en Europa.
Basándose en una interpretación jurídica de un acuerdo de desarrollo, los Demandados concluyeron que eran titulares de los derechos de las marcas de Hetronic International. A continuación, los Demandados fabricaron productos idénticos a los de Hetronic International y los vendieron principalmente en Europa. Hetronic International puso fin a los acuerdos de distribución, pero los Demandados siguieron vendiendo sus productos infractores.
Un jurado concedió a Hetronic International más de 100 millones de dólares por infracción de marca, y el tribunal federal de distrito concedió a Hetronic International una orden judicial mundial que prohibía a los Demandados vender sus productos infractores.
Historia empresarial
En 2000, Hetronic International celebró un acuerdo de investigación con los predecesores de los Demandados en el que se indicaba que los predecesores tendrían derechos sobre todo el trabajo desarrollado en el marco del acuerdo. Además, Hetronic International celebró varios acuerdos de distribución y licencia con los Demandados o sus predecesores para distribuir los productos de Hetronic International en Europa.
En 2008, una empresa llamada Methode intentó adquirir todas las empresas relacionadas con Hetronic. Antes de completar la venta, el vendedor consolidó toda la propiedad intelectual relacionada con Hetronic en Hetronic International. De este modo, el vendedor creía que una vez completada la venta, Methode poseería todos los derechos de propiedad intelectual de todas las empresas relacionadas con Hetronic. Methode completó la compra de las empresas de Hetronic en septiembre de 2008; la compra incluía todas las marcas y la presentación comercial de los productos de las empresas de Hetronic.
Sin embargo, debido a una disputa fiscal con las autoridades alemanas, la venta no incluyó a Hetronic Deutschland. En 2009, Hetronic Deutschland indicó a un posible comprador que no tenía marcas ni solicitudes de marca. Hetronic Germany compró Hetronic Deutschland en 2010; el acuerdo indicaba que el comprador vendía al vendedor todos los activos intangibles (incluidas las marcas) que poseía en el momento de la venta.
Hetronic Germany sostuvo que Hetronic Deutschland sólo había vendido a Methode la marca Hetronic, pero no otra propiedad intelectual. De este modo, Hetronic Deutschland argumentó que era titular de toda la propiedad intelectual que su predecesor tenía en el momento de la venta, incluida cualquier propiedad intelectual desarrollada en el marco del acuerdo de investigación de 2000.
En resumen, el litigio se centraba en si las marcas en disputa fueron vendidas a Hetronic International en 2008 o a los Demandados en 2010.
Análisis
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Circuito abordó las siguientes cuestiones:
- si tenía jurisdicción personal sobre los Demandados;
- si la Ley de Marcas de los Estados Unidos (comúnmente conocida como la "Ley Lanham") se aplicaba extraterritorialmente;
- si los Demandados poseían alguna propiedad intelectual relacionada con Hetronic; y
- si una orden judicial a nivel mundial estaba justificada.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que tenía jurisdicción personal sobre los Demandados y que sólo estaba justificada una orden judicial en aquellos países en los que Hetronic International realmente vendía productos.
El resto de este artículo se centra en las otras dos cuestiones: la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas y la supuesta titularidad de los Demandados sobre la propiedad intelectual relacionada con Hetronic.
La aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas
El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. tomó en consideración el único precedente del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre esta cuestión y los precedentes de otros tribunales federales de apelaciones. El marco que el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. desarrolló para evaluar la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas implica tres cuestiones:
- (1) si el demandado es ciudadano estadounidense;
- (2) si el demandado no es ciudadano estadounidense, si la conducta del demandado tuvo un efecto sustancial en el comercio estadounidense; y
- (3) si la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas entra en conflicto con los derechos de marca en otros países.
Ninguno de los Demandados era ciudadano estadounidense, por lo que la siguiente cuestión es si su conducta tuvo un efecto sustancial en el comercio estadounidense. Hetronic International presentó pruebas de que productos por valor de 1,7 millones de euros acabaron en Estados Unidos, aunque se habían vendido fuera de ese país. Además, Hetronic International presentó pruebas de que los productos de los Demandados habían confudido a consumidores estadounidenses. Por ejemplo, consumidores ubicados en Estados Unidos se habían puesto en contacto con los Demandados para comprar productos de Hetronic International, y otros consumidores habían enviado productos de los Demandados a Hetronic International para su reparación. Otras pruebas sugerían que Hetronic International había perdido decenas de millones de dólares en ventas debido a la conducta de los Demandados.
Los Demandados ni siquiera plantearon la tercera cuestión, la de si la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas entraba en conflicto con sus derechos de marca en otros países.
El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. concluyó que se cumplían los requisitos para la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas de EE.UU., y sostuvo que se aplicaba a la conducta de los Demandados.
El argumento de los Demandados acerca de la titularidad de las marcas
Los Demandados habían alegado que eran titulares de toda la propiedad intelectual en litigio. El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. tuvo que determinar si una decisión de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) impedía volver a litigar la cuestión.
Según la doctrina de la preclusión de alegaciones, una parte que ha litigado previamente una cuestión no puede volver a litigarla. La cuestión queda excluida si se cumplen los siguientes elementos:
- (1) La cuestión en la acción anterior es idéntica a la cuestión en la acción actual;
- (2) el fondo de la acción anterior fue resuelto;
- (3) la parte contra la que se solicita la preclusión fue parte en la acción anterior y es parte en la acción actual; y
- (4) la parte contra la que se solicita la preclusión tuvo una oportunidad adecuada de litigar la cuestión en la acción anterior.
(1) El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. determinó que la cuestión planteada ante la Sala de Recurso de la EUIPO y los tribunales de EE.UU. era la misma: si la transferencia de una empresa implica la transferencia de todas sus marcas (registradas o no). La Sala de Recurso de la EUIPO decidió a favor de Hetronic International, sosteniendo que era imposible separar las marcas de una empresa del funcionamiento del negocio en su conjunto. Dado que Methode había comprado Hetronic International en 2008, había obtenido todas las marcas de Hetronic International.
(2) El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. concluyó que la Sala de Recurso de la EUIPO había resuelto el fondo de la acción anterior, porque resolvió la disputa de las partes y desestimó la petición de los Demandados.
El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. no valoró los elementos (3) y (4), porque los Demandados no los impugnaron.
En resumen, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. determinó que los Demandados no podían volver a litigar la cuestión de la titularidad de la propiedad intelectual en litigio, porque la Sala de Recurso de la EUIPO ya la había resuelto.
Conclusión
Este caso fue el primero resuelto por este Tribunal de Apelaciones de EE.UU. que implicaba la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas de EE.UU. contra Demandados no estadounidenses. El único precedente del Tribunal Supremo de EE.UU. implicaba a un ciudadano estadounidense que había fabricado y vendido en México relojes que infringían las marcas estadounidenses de otro fabricante. El Tribunal Supremo de EE.UU. aplicó la Ley de Marcas de forma extraterritorial, porque el demandado era ciudadano estadounidense, pero también porque sus relojes defectuosos habían acabado en Estados Unidos, dañando la reputación del demandante en ese país.
La regla general sigue siendo que la legislación estadounidense de marcas se limita al territorio de Estados Unidos. Sin embargo, algunas actividades de infracción de marcas pueden crear efectos en Estados Unidos. Los distintos tribunales federales de apelaciones tienen criterios ligeramente diferentes para evaluar la aplicación extraterritorial de la Ley de Marcas de EE.UU.; varios de ellos exigen sólo algunos efectos en Estados Unidos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones que resolvió este caso ha concluido que esos efectos deben ser sustanciales y que la aplicación extraterritorial no debe entrar en conflicto con derechos de marca en otros países.
Fuentes
Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH et al. (Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Décimo Circuito, 2021)
Abitron Germany GmbH v. Hetronic International, Inc. (Sala de Recurso de EUIPO, 2019)