Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Una marca registrada anterior del solicitante es el factor determinante en un caso de riesgo de confusión
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2021-11-05
En un caso de riesgo de confusión entre dos marcas de ropa, el Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos determinó que una marca registrada anterior de una de las partes era el factor decisivo en el análisis.
Antecedentes
1872 LLC (el "Solicitante") solicitó el registro de la marca AXION (la "Marca Solicitada por el Solicitante") en la clase 25 para sombreros, camisas, zapatos y otras prendas de ropa. El examinador de marcas denegó el registro, alegando riesgo de confusión con la marca registrada AXEON LABS (el "Registro Citado") en la clase 25 para sombreros, camisas, zapatos y otras prendas de vestir. El Solicitante recurrió al Consejo.
Análisis
El Consejo tenía que decidir si la Marca Solicitada por el Solicitante creaba un riesgo de confusión con el Registro Citado. Los tribunales han elaborado listas de factores para orientar el análisis de los casos de riesgo de confusión. Los factores más importantes suelen ser la similitud de las marcas, la similitud de los productos y la similitud de los canales de comercialización. Sin embargo, un último factor permite a las partes introducir cualquier hecho probatorio adicional para evaluar el riesgo de confusión.
Similitud de los productos, los canales de comercialización y los grupos de compradores
Este factor tiene en cuenta la similitud de los productos, los canales de comercialización y las clases de compradores asociados con las marcas.
El Consejo sostuvo que los productos de las partes son similares, porque ambas venden sombreros, camisas, calzado y otros artículos estrechamente relacionados. Basándose en la similitud de los productos de las partes, el Consejo supuso que se vendían en los mismos canales de comercialización y a las mismas clases de compradores.
En resumen, este factor favorece una determinación de riesgo de confusión.
Similitud de las marcas
Bajo este factor, las marcas se evalúan para determinar si son similares en apariencia, sonido, connotación e impresión comercial. Una similitud en cualquiera de estos elementos puede ser suficiente para crear un riesgo de confusión. Además, cuanto más parecidos sean los productos, menos similares deben ser las marcas para crear un riesgo de confusión.
En este caso, AXION y AXEON son términos acuñados y su sonido es similar. El Consejo determinó que la presencia de LABS en AXEON LABS no es significativa, porque viene después de AXEON y es simplemente una designación de entidad. El Consejo concluyó que las marcas también son similares en cuanto a su apariencia, porque ambas son marcas denominativas que podrían mostrarse en cualquier estilo, incluido uno que minimice la presencia de LABS.
En resumen, este factor favorece la determinación de riesgo de confusión entre las dos marcas.
Pruebas adicionales
El último factor consiste en cualquier prueba que proporcione flexibilidad para evaluar cada conjunto de hechos. Este factor puede tener más peso que cualquier otro. Según uno de los precedentes del Consejo, el registro anterior de un solicitante para una marca similar para productos similares podría tener más peso que otros factores en el análisis, dado que el registro anterior había coexistido con una marca potencialmente conflictiva durante más de cinco años. Según este precedente, el Consejo evalúa (1) la similitud de las marcas del solicitante, (2) la similitud de los productos del solicitante, y (3) el tiempo que el registro anterior coexistió con la marca potencialmente conflictiva.
El Registro Anterior del Solicitante consiste en el término AXION con una figura triangular y está registrado para productos similares a la Marca Solicitada por el Solicitante. Por lo tanto, el Consejo consideró que las partes literales del Registro Anterior del Solicitante y de la Marca Solicitada por el Solicitante son similares y que se refieren a productos similares. El Registro Anterior del Solicitante coexistió con el Registro Citado durante solo 18 meses, pero el Consejo concluyó que este corto período de tiempo era suficiente para demostrar que las dos marcas habían coexistido.
El Consejo concluyó que la confusión entre la Marca Solicitada por el Solicitante y el Registro Citado era improbable, porque el examinador de marcas que examinó el Registro Citado no había rechazado su registro basándose en el Registro Anterior del Solicitante.
En resumen, el Consejo determinó que la coexistencia del Registro Anterior del Solicitante y del Registro Citado le llevaba a concluir que la confusión entre el Registro Citado y la Marca Solicitada por el Solicitante era improbable.
Conclusión
Aunque la Marca Solicitada por el Solicitante y el Registro Citado eran marcas similares para productos similares, el Consejo concluyó que la confusión era improbable porque el examinador de marcas que examinó el Registro Citado no rechazó el registro basándose en el Registro Anterior del Solicitante. El Consejo subrayó que no está vinculada por las decisiones de los examinadores de marcas y que, en los hechos de este caso, la existencia del Registro Anterior del Solicitante tiene más peso que la similitud de las marcas y los productos de las partes.
Fuentes
In re 1872 LLC (Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas)