Jose Felgueroso
Abogado | Attorney
Una compañía de seguros obtiene un nombre de dominio registrado por un ciberocupa
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2021-08-11
Un juez ha ordenado la transferencia del nombre de dominio PRU.com a Prudential, un proveedor de seguros y servicios financieros. Shenzhen Stone Network Information, una empresa china, había registrado el nombre de dominio supuestamente para utilizarlo en relación con el suministro de noticias financieras. El juez consideró que Shenzhen Stone había registrado el nombre de dominio de mala fe, con la intención de beneficiarse de su venta a Prudential. Por lo tanto, el juez ordenó la transferencia del nombre de dominio a Prudential.
Antecedentes
Prudential demandó inicialmente al nombre de dominio y al individuo que lo había comprado a una empresa no identificada. Sin embargo, el juez desestimó al individuo por falta de competencia jurisdiccional. Como resultado, la acción continuó in rem ("contra una cosa"), lo que significa que el único propósito del juicio era decidir qué hacer con un bien, el nombre de dominio PRU.com.
El demandante era Prudential, cuyas marcas incluyen PRUDENTIAL y PRU. PRU es también el símbolo de Prudential en la Bolsa de Nueva York. Prudential presta servicios en muchos países, pero no en China. El reclamante del nombre de dominio PRU.com era Shenzhen Stone Network Information, una empresa china de Internet que proporciona información financiera y económica a los consumidores chinos, centrándose en el sector de las divisas.
Shenzhen Stone no subió ninguna información a PRU.com: la página simplemente contenía anuncios con las imágenes de las marcas de Prudential y varios de sus competidores y el mensaje "¿Le gustaría comprar este dominio?". Shenzhen Stone no tenía ningún derecho de marca sobre PRU.com, y alegó que su nombre en chino simplificado se refería a "Prusia".
Prudential también inició una acción ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en relación con el nombre de dominio. La OMPI bloqueó el nombre de dominio a la espera del resultado del litigio, pero posteriormente puso fin al procedimiento a petición de Prudential.
La decisión del juez
El juez tenía que decidir (1) si Shenzhen Stone había registrado PRU.com de mala fe para venderlo a Prudential (ciberocupación) y (2) si Shenzhen Stone había utilizado la marca PRU en el tráfico económico, infringiendo los derechos de marca de Prudential.
Ciberocupación
Prudential presentó esta demanda basándose en la Ley de Protección del Consumidor contra la Ciberocupación, una ley federal.
La Ley Anti-Ciberocupación enumera nueve factores para determinar si ha habido ciberocupación, pero los tribunales han indicado que son meramente orientativos. La cuestión central es si el supuesto ciberocupa registró, traficó o utilizó el nombre de dominio de mala fe para beneficiarse de la reputación de otra parte. Si ese es el caso, el nombre de dominio debe ser transferido al demandante.
Los factores son los siguientes:
- (1) ¿Tiene el supuesto ciberocupa derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual sobre el nombre de dominio?
- (2) ¿Consiste el nombre de dominio en el nombre legal del supuesto ciberocupa?
- (3) ¿Ha utilizado el supuesto ciberocupa el nombre de dominio de buena fe para el suministro de bienes o servicios?
- (4) ¿Ha utilizado el supuesto ciberocupa el nombre de dominio con fines no comerciales?
- (5) ¿Tiene el supuesto ciberocupa la intención de desviar a los consumidores del titular de la marca?
- (6) ¿Ha ofrecido el supuesto ciberocupa la cesión del dominio para obtener un beneficio económico, sin una intención de buena fe de utilizar el nombre?
- (7) ¿Ha proporcionado el supuesto ciberocupa información de contacto falsa para el registro del nombre de dominio?
- (8) ¿Ha registrado el supuesto ciberocupa nombres de dominio que son similares a las marcas de terceros?
- (9) ¿Incorpora el nombre de dominio del supuesto ciberocupa una marca famosa?
El juez determinó lo siguiente:
(1) Shenzhen Stone no tiene derechos de marca ni otros derechos de propiedad intelectual sobre PRU.com, y no tiene derechos legales sobre PRU. Este factor favoreció a Prudential.
(2) Shenzhen Stone no es conocida como PRU. Este factor favoreció a Prudential.
(3) Shenzhen Stone no ha utilizado PRU.com de buena fe para el suministro de bienes o servicios. Además, no ha desarrollado PRU.com con contenido relevante. Este factor favoreció a Prudential.
(4) Shenzhen Stone no ha utilizado PRU.com con fines no comerciales. Este factor favoreció a Prudential.
(5) Shenzhen Stone pretendía desviar clientes de Prudential. PRU es idéntica a la marca de Prudential, y PRU.com contenía enlaces a varios de los competidores de Prudential. El juez consideró divertida la alegación de Shenzhen Stone sobre la conexión entre su nombre y Prusia, porque Prusia no existe como territorio desde mediados del siglo pasado. Este factor favoreció a Prudential.
(6) Shenzhen Stone consiguió una oferta de seis cifras por PRU.com sin un esfuerzo de buena fe para utilizar el nombre de dominio. Este factor favoreció a Prudential.
(7) Shenzhen Stone proporcionó información de contacto falsa para su registro de PRU.com. Además, la información de registro en GoDaddy (el registrador del nombre de dominio) estaba configurada como privada. Este factor favoreció a Prudential.
(8) Shenzhen Stone ha registrado más de 100 nombres de dominio, algunos de los cuales incluyen marcas muy conocidas en Estados Unidos, como Yelp, Quora y Chrome. Esto sugiere que Shenzhen Stone tenía la intención de traficar con nombres de dominio y que está familiarizada con las empresas de Estados Unidos. Este factor favoreció a Prudential.
(9) El nombre de dominio de Shenzhen Stone incluye PRU, una marca famosa que Prudential ha registrado en muchos países asiáticos, pero no en China. Este factor favoreció a Prudential.
El juez concluyó que Shenzhen Stone había registrado PRU.com de mala fe para beneficiarse de la reputación de Prudential. Por lo tanto, ordenó la transferencia del nombre de dominio a Prudential.
Infracción de marca
Dado que la única medida reparatoria en esta acción in rem era la transferencia del nombre de dominio a Prudential, el juez consideró que la cuestión de la infracción de marca era irrelevante.
Fuentes
The Prudential Insurance Company of America v. PRU.COM (Juzgado Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Virginia, 2021)
Ley de Protección del Consumidor contra la Ciberocupación, 15 U.S.C. § 1125(d)