CERTIFIED BISON no puede incluirse en el Registro Suplementario de marcas porque es un término genérico

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2021-06-01

El Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas ha confirmado la negativa de un examinador a registrar CERTIFIED BISON (bisonte certificado) en el Registro Suplementario, porque es el término genérico para los productos identificados en la solicitud.

Fuente: Jean Beaufort (publicdomainpictures.net)

El Registro Suplementario

Estados Unidos tiene dos registros de marcas. El Registro Principal incluye marcas distintivas. El Registro Suplementario contiene términos que no son lo suficientemente distintivos para ser marcas, pero que pueden llegar a serlo.

Cuanto más distintivo sea un término, más protección recibe como marca. De más distintivo a menos distintivo, los términos pueden clasificarse como:

De fantasía: término inventado que no tiene ningún significado; por ejemplo, EXXON.
Arbitrario: término que tiene un significado, pero que se utiliza en un contexto diferente; por ejemplo, APPLE para ordenadores.
Sugestivo: término que alude a los productos o servicios, pero que requiere imaginación para establecer la conexión; por ejemplo, MOTEL CUCARACHA para trampas para insectos.
Descriptivo: término que describe una característica o un ingrediente del producto; por ejemplo, COCA-COLA para refrescos.
Genérico: un término que es el género de los productos o servicios; por ejemplo, QUESO para el producto elaborado a partir de la maduración de la cuajada de la leche.

Los términos de fantasía, arbitrarios y sugestivos pueden registrarse como marcas en el Registro Principal, porque se consideran intrínsecamente distintivos.

Por otro lado, los términos descriptivos no pueden registrarse como marcas para los productos que describen, a menos que adquieran significado secundario. Un término descriptivo adquiere significado secundario cuando el público relevante asocia el término con un único fabricante o proveedor, en lugar de asociarlo con una categoría de productos o servicios. Por ejemplo, COCA-COLA era originalmente descriptivo, porque el término se refería a dos ingredientes del refresco. Pero el término acabó adquiriendo significado secundario, porque los consumidores, con el tiempo, asociaron el término con el refresco de un fabricante específico.

Hasta que un término descriptivo adquiera significado secundario, puede incluirse en el Registro Suplementario. Una vez que adquiera significado secundario, puede incluirse como marca en el Registro Principal.

Sin embargo, los términos genéricos no pueden incluirse en el Registro Principal o en el Registro Suplementario, porque se considera que no pueden adquirir significado secundario. Por ejemplo, es improbable que los consumidores acaben asociando QUESO con un fabricante específico del producto elaborado a partir de la maduración de la cuajada de la leche.

Hechos

Golden Bison solicitó el registro en el Registro Suplementario de CERTIFIED BISON para carne de bisonte certificada, renunciando a la protección del término "bison". El examinador de marcas concluyó que el término era genérico para los productos identificados en la solicitud, y denegó su registro.

Golden Bison recurrió al Consejo de Juicios y Apelaciones de Marcas, un órgano administrativo que forma parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

La decisión del Consejo

La Oficina de Marcas debe rechazar el registro de términos genéricos. Un término genérico es un nombre descriptivo común para la clase de productos o servicios, y puede referirse al género, a un subgénero o a un aspecto clave del género. La Oficina de Marcas tiene la carga de probar el carácter genérico del término.

El criterio para determinar si un término es genérico tiene dos partes:

¿Cuál es el género del producto o servicio? El género se define en función de los productos o servicios identificados en la solicitud.
¿Entiende el público relevante que el término es el género de los productos o servicios? Si el público entiende que el término es el género, un subgénero o un aspecto clave de los productos o servicios, el término es genérico. El público relevante es el público consumidor de los productos o servicios.

La solicitud de marca de Golden Bison definía los productos como "carne de bisonte; comidas preenvasadas compuestas principalmente por carne de bisonte y verduras, siendo certificada toda la carne de bisonte mencionada".

Las pruebas del examinador incluían una definición de "carne certificada" del Departamento de Agricultura de EE.UU., dos páginas web que incluían "bisonte certificado" con otro término y una definición de diccionario de "certificado" (genuino, auténtico). El examinador también incluyó páginas web del propio sitio de Golden Bison que describían sus garantías de calidad, normas y prácticas de seguridad alimentaria.

El público relevante consistía en restaurantes y consumidores de carne de bisonte certificada y comidas preenvasadas que contenían carne de bisonte y verduras.

Basándose en esas definiciones y en las pruebas aportadas por el examinador, el Consejo concluyó que el público relevante entiende que "bisonte certificado" es un subgénero de la carne de bisonte. Por lo tanto, confirmó la negativa del examinador a incluir CERTIFIED BISON en el Registro Suplementario.

Marcas similares

Golden Bison argumentó que las marcas registradas CERTIFIED ANGUS BEEF y CERTIFIED HEREFORD BEEF apoyaban su solicitud.

El Consejo indicó que CERTIFIED ANGUS BEEF es diferente de la marca solicitada por Golden Bison, porque está registrada para servicios de comercialización, no para carne de vacuno. En cuanto a CERTIFIED HEREFORD BEEF (renunciando a la protección de "beef"), el Consejo se limitó a observar que no está vinculado por las decisiones de la Oficina de Marcas.

Golden Bison también mencionó un caso reciente en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que booking.com no era genérico porque varias encuestas indicaban que los consumidores reconocían booking.com como una marca. El Consejo señaló que sólo existe un booking.com, mientras que varias fuentes utilizan "bisonte certificado".

Jose Felgueroso
Abogado | Attorney